S2013.008 — Provisional Evidence Gathering Granted in Patent Infringement Case

Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court

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Urteil vom 30. Oktober 2013

Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle, Richter Dr. sc. nat. Tobias Bremi (Referent), Richter Dr. phil. II, dipl. chem. Erich Wäckerlin Erster Gerichtsschreiber lic. iur. Jakob Zellweger.

Verfahrensbeteiligte A. vertreten durch Rechtsanwälte Dr. iur. Christian Hilti und Dr. iur. Demian Stauber und patentanwaltlich beraten durch Dr. Alfred Köpf

Kläger

gegen

B. vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Andri Hess und patent- anwaltlich beraten durch Christoph Fraefel

Beklagte

Gegenstand vorsorgliche Beweissicherung / genaue Beschreibung / vor- sorgliche Beweisführung (Art. 158 ZPO / Art. 77 PatG) S2013_008

Sachverhalt:

1. Mit Massnahmegesuch vom 31. Juli 2013, eingegangen am 2. August 2013, stellte der Kläger folgende Rechtsbegehren:

1) Es sei am Produktionsstandort der Beklagten frühestens ab der zweiten Au- gusthälfte 2013 in Gegenwart des klägerischen Rechts- und Patentanwalts sowie des Klägers, vorzugsweise in einer Wochenmitte, zwecks vorsorglicher Beweis- sicherung ein Augenschein durchzuführen und bei den dort in Produktion befind- lichen Muffenautomaten festzustellen,

1. dass die bei der Beklagten in Betrieb befindlichen Polyolefin- Muffenautomaten eine dem Aufmuffprozess nachgelagerte Nachkühl- und Pressstation aufweisen, in der die im Aufmuffprozess geformten Muffen- Zwischenprodukte einem Pressvorgang ausgesetzt werden

und folgendes mittels Umfangmassband und lnfrarotmessgerät zu messen:

2. die Temperatur eines erwärmten Rohrrohlings unmittelbar nach dem Ver- lassen der 2. Heizstation und vor der Aufmuffstation (Aussentemperatur und Innentemperatur);

3. die Temperatur eines Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Verlassen der Aufmuffstation (mittels lnfrarotmessgerät);

4. der Durchmesser des Muffen-Zwischenprodukts unmittelbar nach dem Aufmuffvorgang;

5. die Temperatur der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang und dem Verlassen der Nachkühl- und Pressstation (Aussentemperatur und Innen- temperatur);

6. der Durchmesser der Nachkühl- und Pressstation (Innendurchmesser);

7. der Durchmesser der Muffe unmittelbar nach dem Pressvorgang in der Nachkühl- und Pressstation.

2) Es seien der Muffenproduktionsprozess und insbesondere der Nachkühl/- Pressvorgang sowie die Masse und Temperaturen gemäss Rechtsbegehren 1 zudem als vorsorgliche Massnahme in Form einer genauen Beschreibung fest- zuhalten.

3) Die vorsorgliche Beweissicherung gemäss Rechtsbegehren 1 sei gleichzeitig als vorsorgliche Beweisführung i.S. von Art. 158 Abs. 1 lit. b ZPO wegen Gefähr- dung der Beweismittel bzw. der Beweisführung und wegen Vorliegens eines schutzwürdigen Interesses des Klägers zu genehmigen.

4) Die Massnahmen gemäss Ziff. 1, 2 und 3 seien superprovisorisch, ohne Anhö- rung der Beklagten, zu verfügen.

5) Eventualiter, für den Fall, dass wider Erwarten anlässlich des superproviso- risch anberaumten Augenscheins kein Muffenautomat gemäss Rechtsbegehren 1) Ziff. 1 in Produktion sein sollte, seien die in schriftlicher, elektronischer oder

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anderer Form vorhandenen Einstellwerte / Parameter (analog den Massnahme- beilagen 29 und 30) für mindestens zwei Rohrdimensionen mit üblichen Aussen- umfängen zwischen 110 mm bis 250 mm x 4,2 - 7,7 mm gemäss B-Preisliste (Massnahmebeilage 6, S. 8) sicher zu stellen, und der Herstellungsprozess sei bei zweiter Gelegenheit mit den festgehaltenen Einstellwerten durchzuführen und zu verifizieren; namentlich seien festzuhalten,

welche Einstellwerte / Parameter für welche Rohrdimension bei einem Muffen- produktionsprozess je nach Muffengrösse zur Anwendung gelangt (analog Massnahmebeilagen 29 und 30) und

standardmässig eingegeben werden oder eingegeben sind;

welches Polyethylen (PE-) oder / Polypropylen (PP-)Material zum Einsatz ge- langt;

welche Masse die Werkzeuge in Abhängigkeit zur Rohrdimension haben.

6) Alles verbunden mit einem Rückforderungsanspruch der Kosten- und Ent- schädigungsfolgen zulasten der Beklagten, unter Mitberücksichtigung des pa- tentanwaltlichen Aufwands im Falle des Obsiegens im ordentlichen Verletzungs- bzw. Schadenersatz- / Gewinnherausgabeverfahren.

2. Gemäss den Ausführungen des Klägers verletzt die Beklagte mit dem Be- trieb des C.-Muffenautomaten, der von der Beklagten zum Verkauf ange- boten wurde und noch bis ca. Ende 2013 in Betrieb sein soll, das Streit- patent EP xxx, das ein Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen betrifft. Der Kläger hielt fest, dass es sich beim streitpatentgegenständlichen Muffen- Herstellungsverfahren um ein betriebsinternes Verfahren handle, weshalb aus dem bekannten Endprodukt (aufgemuffte Rohre aus Polyethylen [PE] und Polypropylen [PP]) nicht mit absoluter Sicherheit eruiert werden kön- ne, ob es mit dem streitpatentgemässen "Nachkühl-" oder "Antischrumpf- system" hergestellt worden sei, oder ob die "natürliche Schrumpfung" bei der Lagerung der Endprodukte zu den Endmassen geführt habe. Muffen- automaten könnten mit und ohne patentverletzende Nachkühl- oder Pressstation betrieben werden, wobei die Pressstation bzw. die Pressba- cken innert 40 - 60 Minuten abgebaut werden könnten, so dass sie bei einem Augenschein nicht mehr sichtbar und beweisbar seien, wenn ei- nem Verletzer vorweg eine Beweissicherungsmassnahme mitgeteilt wür- de.

Der Kläger reichte ein Urteil des deutschen Bundesgerichtshofes vom 23. Juli 2009 (BGH-Urteil X) in Sachen D. gegen A. (Kläger im vorliegen- den Verfahren) ein und hielt fest, der Kläger (und dortige Nichtigkeitsbe- klagte) habe das Streitpatent mit der Einschränkung verteidigt, "dass am

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Ende von Anspruch 1 die Worte 'auf die gewünschten Endabmessungen gebracht werden' ersetzt werden durch 'unter die gewünschten Endab- messungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen', und in den Ansprüchen 2 und 3 auf diese geänderte Fassung Bezug genommen wird". Wie dem BGH-Urteil X entnommen werden kann, wurde EP xxx mit Wirkung für das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise für nichtig erklärt, dass der Patentanspruch 1 folgende Fassung erhält, auf die sich die Patentansprüche 2 und 3 zurückbeziehen:

„Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstempe- ratur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zu- stand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen auf- weisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, sodass sie nach dem Press- vorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.“

Nachdem der Kläger am 5. Juli 2013 beim Eidgenössischen Amt für Geis- tiges Eigentum (IGE) einen Antrag zum Teilverzicht durch Streichung ei- ner Alternative und durch Aufnahme einer Einschränkung auf anderem Wege eingereicht hatte, teilte dieses mit Schreiben vom 31. Juli 2013 mit, dass der vorgelegte Patentanspruch 1 in der neuen Fassung angenom- men werden könne und die Voraussetzungen gemäss Art. 24 Abs. 1 lit. c PatG erfüllt seien. Die Verzichterklärung lautet wie folgt:

I. der bisherige unabhängige Patentanspruch 1 wird i) durch Streichung der Alternative „Kunststoffen, insbesondere“, und ii) durch Aufnahme der Formulierung „unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endab- messungen aufweisen“ anstelle des Ausdrucks „auf die gewünschten Endab- messungen gebracht werden“ eingeschränkt, und erhält somit die folgende Fas- sung: 1. Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen, bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstempe- ratur erwärmt, in diesem Zustand zu dem Formteil geformt und anschliessend

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unter diese Verformungstemperatur abgekühlt wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Formteile im wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmten Zu- stand zu ein geringes Übermass gegenüber den gewünschten Endmassen auf- weisenden Zwischenprodukten geformt und erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Press- vorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen.

II. die restlichen Ansprüche und ihre Rückbezüge in ihrer ursprünglichen Fas- sung beibehalten werden.

Soweit Teile der Beschreibung mit der Änderung des Anspruchs 1 nicht verein- bar sind, sollen sie als nicht vorhanden gelten.

Gemäss Mitteilung des IGE an den Kläger wurde der Teilverzicht am 30. September 2013 veröffentlicht.

Der Kläger hielt fest, das Streitpatent laufe im Oktober 2013 ab. Ein Un- terlassungsurteil sei aufgrund der kurzen Restlaufzeit des Patents nicht mehr zu erlangen. Er begründete ein bestehendes Rechtsschutzinteresse mit dem Hinweis, dass er sich im ordentlichen Verfahren auf eine Fest- stellungsklage auf Verletzung und rückwirkenden Schadenersatz oder Gewinnherausgabe beschränken werde.

Der Kläger beantragte in einer bestimmten Reihenfolge, wobei er aus- führte, die Reihenfolge der Rechtsbegehren 1-3 sei bewusst gewählt worden, eine Beweissicherung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG, eine ge- naue Beschreibung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 PatG und eine vorsorgliche Beweisführung gemäss Art. 158 ZPO. Allen drei Massnah- men sei gemeinsam, dass eine drohende oder bestehende Verletzung glaubhaft gemacht werden müsse.1

Der Kläger begründete eine Gefährdung des Beweises bzw. eine drohen- de Beweisvereitelung gemäss Art. 77 Abs. 1 lit. a PatG bzw. einen nicht leicht wiedergutzumachenden Nachteil gemäss Art. 261 Abs. 1 ZPO mit dem Hinweis, dass sich der Muffenautomat der Beklagten unterschiedlich betreiben lasse, und dass effektiv nur durch die beantragten Massnah- men herausgefunden werden könne, wie dieser betrieben werde. En all- fälliges patentverletzendes Handeln der Beklagten könne nicht aufgrund des Endprodukts abgeleitet werden, da dieses durch ein anderes Verfah-

1 Vgl. BGE 138 III 76, E. 2.4.2

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ren die erfindungsgemässen Eigenschaften erhalten könne, oder so aus- sortiert sein könne, dass nur die erfindungsgemässen Eigenschaften rea- lisiert seien.

3. Mit Entscheid vom 30. August 2013 verfügte das Gericht eine Beschrei- bung bzw. Beweissicherung ohne vorgängige Anhörung der Beklagten am 11. September 2013 am Produktionsstandort der Beklagten unter den im Dispositiv angegebenen Bedingungen (Entscheidung in der S2013_008 vom 30. August 2013, publiziert unter www.bpatger.ch).

4. Die Beschreibung wurde am genannten Termin durchgeführt unter Lei- tung des Richters Tobias Bremi und des Ersten Gerichtschreibers Jakob Zellweger, in Anwesenheit des Rechtsanwalts und des Patentanwalts der Klägerin unter den im Dispositiv der genannten Entscheidung angegebe- nen Bedingungen. Das vor Ort erstellte Beschreibungsprotokoll wurde von den Parteienvertretern der Klägerin und von der Beklagten unter- schrieben und ausschliesslich vom Gericht einbehalten.

5. Anschliessend wurde dieses Protokoll unter Fristsetzung zur Geltendma- chung von gegebenenfalls vorhandenen Geschäftsgeheimnissen in die- sem Protokoll zusammen mit einer Aufforderung zur Stellungnahme der Beklagten zugestellt, wobei ihr Gelegenheit eingeräumt wurde, in der Be- schreibung enthaltene Geschäftsgeheimnisse, die der Gegenseite nicht offen gelegt werden dürften, zu markieren, wobei diese in jedem einzel- nen Fall zu begründen seien (Art. 77 Abs. 5 PatG). Die Markierung sei vorzunehmen, indem auf einer Kopie der Beschreibung die entsprechen- den Textstellen ausgeschwärzt würden. Eine verspätete Eingabe bleibe unberücksichtigt, und wenn keine Eingabe eingereicht werde, werde das Verfahren ohne sie fortgeführt.

6. Mit Gesuchsantwort vom 30. September 2013 beantragte die Beklagte Folgendes:

1. Die vom Kläger mit Begehren vom 31. Juli 2013 gestellten Rechtsbegehren seien abzuweisen;

2. Das Protokoll der Beschreibung vom 11. September 2013 samt Beilagen sei unter Verschluss zu behalten und dem Kläger nicht auszuhändigen;

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3. Eventualiter zu den Begehren 1 und 2 sei das Protokoll der Beschreibung vom 11. September 2013 samt Beilagen dem Kläger lediglich in der gemäss An- hang A geschwärzten Version auszuhändigen, wobei sicherzustellen sei, dass diese Aushändigung erst nach Rechtskraft des Massnahme-Endentscheides er- folge;

4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (zuzüglich MwSt.) zulasten des Klä- gers.

und mit folgendem Verfahrensantrag:

Die vorliegende Gesuchsantwort sei dem Kläger respektive seinen Rechtsvertre- tern nur ohne die Seiten 22 bis 26 (Begründung der Schwärzungsanträge) und ohne Anhang A (geschwärztes Protokoll der Beschreibung vom 11. September 2013 samt Beilagen) zur Kenntnis zu bringen.

7. Die Beklagte begründete die Abweisung damit, dass die beantragte Ein- schränkung des Streitpatents gar kein zulässiger Teilverzicht im Sinne von Art. 24 PatG sei, weil es sich beim eingeschränkten Gegenstand nicht um eine Einschränkung, sondern vielmehr um eine Verschiebung des Schutzbereichs im Vergleich zur ursprünglich erteilten Fassung hand- le (aliud; analog zur Erweiterung des Schutzbereichs nach der Recht- sprechung des EPA im Sinne von Art. 123 (3) EPÜ; act. 16 RZ 9 ff.). Zu- dem begründete sie die Abweisung damit, dass nicht glaubhaft gemacht sei, dass das Streitpatent verletzt werde. Weiterhin machte die Beklagte geltend, dass im Rahmen des Prüfungsverfahrens eine unzulässige Er- weiterung erfolgt sei (Art. 26 Abs. 1 lit. c PatG).

Im Hinblick auf das Protokoll machte die Beklagte an insgesamt 31 Stel- len Geschäftsgeheimnisse geltend und begründete sie zu allen diesen Stellen ausführlich.

8. Nachdem das Urteil vom 30. August 2013 auf www.bpatger.ch veröffent- licht worden war, stellte der Kläger mit Eingabe vom 23. September 2013 den Antrag, die Internet-Veröffentlichung des Massnahmeentscheids sei unverzüglich und bis auf weiteres zurückzunehmen, nachdem der Kläger die Einleitung rechtlicher Schritte gegen weitere in- und ausländische Muffenhersteller beabsichtige. Der Präsident teilte dem Kläger mit Schreiben vom 24. September 2013 mit, dass prozessleitende Entschei- de gestützt auf Art. 25 PatGG und Art. 3 Abs. 1 IR-PatGer veröffentlicht Seite 7 S2013_008

werden könnten. Die Veröffentlichung sei reglementsgemäss erst zehn Tage nach Zustellung des Entscheids an die Parteien erfolgt, um diesen die Möglichkeit zu geben, sich vorgängig zu einer allfälligen Publikation zu äussern. Nachdem hier seitens des Klägers ein solcher Antrag aus- geblieben sei, bestehe keine Rechtsgrundlage für eine Rücknahme der Veröffentlichung. Ein vom Kläger am 24. September 2013 eingereichtes Wiedererwägungsgesuch wies der Präsident mit Verfügung vom 25. Sep- tember 2013 ab, nachdem ein Wiedererwägungsgrund nicht ersichtlich sei.

9. Mit Schreiben vom 3. Oktober 2013 stellte das Gericht die Massnahme- antwort ohne den Teil über die Diskussion der Geschäftsgeheimnisse und ohne das geschwärzte Protokoll dem Kläger zur Stellungnahme zu. Mit Schreiben vom 7. Oktober 2013 teilte der Kläger dem Gericht mit, dass keine weiteren Bemerkungen angebracht würden.

Entscheidungsgründe:

10. Die Beklagte stellt sich auf den Standpunkt, dass die ursprüngliche For- mulierung von Anspruch 1, in welcher es heisst:

"in einem materialverdichtenden Pressvorgang auf die gewünschten Endabmes- sungen gebracht"

durch die eingeschränkte Fassung wie folgt:

"unter die gewünschten Endabmessungen gebracht werden, so dass sie nach dem Pressvorgang die gewünschten Endabmessungen aufweisen"

nicht eingeschränkt werde, sondern die "Einschränkung" ein unzulässiges aliud sei, weil unter "im Pressvorgang" gemäss der ursprünglichen For- mulierung verstanden werden müsse, dass während des eigentlichen Pressvorgangs das Bauteil auf die Endabmessungen gebracht werde, während in der angeblich eingeschränkten Fassung nicht während des Pressvorgangs, sondern vielmehr erst nach dem eigentlichen Pressvor- gang die Endabmessungen erreicht würden.

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Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. In den von Anspruch 1 abhängigen Ansprüchen 2 und 3 der ursprünglich erteilten Fassung wird ausdrücklich auf die Möglichkeit hingewiesen, dass in der Pressstation unter den gewünschten Enddurchmesser gepresst wird, und erst nach der Freigabe durch das Presswerkzeug der Enddurchmesser erreicht wird.

Auch aus der Beschreibung und dem Ausführungsbeispiel wird klar, dass unter "in einem Pressvorgang auf die gewünschten Endabmessungen gebracht wird" zu verstehen ist als ein Vorgang, bei welchem unter dem Pressvorgang nicht nur die eigentliche Phase im Presswerkzeug verstan- den wird, sondern vielmehr die Phase im Presswerkzeug sowie die an- schliessende wenigstens kurzfristige Entspannung zu den Endabmes- sungen.

Damit wurde der Fachmann insbesondere im Lichte der wegen Abhän- gigkeit von Anspruch 1 notwendigerweise eine Einschränkung von An- spruch 1 darstellenden Ansprüche 2 und 3 des erteilten Patents bei der Lektüre der Patentansprüche zweifelsfrei darauf hingewiesen, dass unter einem Pressvorgang auf die gewünschten Endabmessungen nicht, wie von der Beklagten behauptet, eine Erzeugung der Endabmessungen streng nur im Presswerkzeug zu verstehen ist, sondern eine Erzeugung der Endabmessungen als Resultat des gesamten Pressvorgangs inklusi- ve Freigabe des bearbeiteten Bauteils.

Es ist somit glaubhaft, dass es sich um einen diesbezüglich zulässigen Teilverzicht handelt.

11. Die Beklagte argumentiert ausführlich, warum durch das von der Beklag- ten durchgeführte Verfahren das Streitpatent nicht verletzt werde. Einer- seits weil das Gutachten zu einem entsprechenden Muffenautomat der C., welcher bei der E. im Einsatz sei, nicht glaubhaft zeige, dass tatsäch- lich die gewünschten Endabmessungen in einem streitpatentgemässen Verfahren erhalten würden, und andererseits, weil ein neues Messproto- koll der Beklagten vom 12. September 2013 zeige, dass kein Eingriff in das streitgegenständliche Verfahren vorliege, weil unmittelbar nach dem Prozess die Produkte nicht auf den Endabmessungen seien.

Im Anspruch 1 des Streitpatents wird nicht angegeben, ob es sich bei den "Endabmessungen" um Abmessungen handelt, die erst nach einem be-

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stimmten längeren Zeitraum oder gegebenenfalls nach einer Temperung erreicht werden. Der Fachmann versteht damit unter den anspruchsge- mässen Endabmessungen jene, welche im wesentlichen nach der Frei- gabe des Bauteils aus dem Presswerkzug bei der anschliessenden übli- chen Messung, wie bei der Durchführung der Beschreibung nach typi- scher Weise einigen wenigen Minuten, erreicht wird.

Die Erfüllung dieses Merkmals in diesem Sinne wird im Gutachten zu ei- nem entsprechenden Muffenautomat der C., welcher bei der D. im Ein- satz ist, nach Ansicht des Gerichts, wie bereits in der Entscheidung vom 30. August 2013 festgehalten, glaubhaft gezeigt.

Die weiterführenden neueren Messungen der Beklagten und die zugehö- rige Argumentation der Nichtverletzung sprengen den Rahmen des vor- liegenden Verfahrens, welches lediglich die vorsorgliche Feststellung ei- nes Sachverhalts beinhaltet. Sie werden aber gegebenenfalls im Rahmen eines anschliessenden ordentlichen Verfahrens zu beurteilen sein.

12. Die Ausführungen der Beklagten, warum das BGH-Urteil und das in je- nem Verfahren eingeholte Gutachten act. 1_11 nicht schlüssig sein sollen, können nicht überzeugen. Der Fachmann zur Beurteilung der in der Pa- tentschrift dargestellten Lehre ist nicht der Endbenutzer einer entspre- chenden Maschine, wie dies die Beklagte geltend macht, sondern es ist – wie bei Produktionsmaschinen eigentlich immer – der Entwicklungsinge- nieur von solchen Produktionsmaschinen. Die Wahl des Fachmanns im BGH-Urteil scheint also durchaus angemessen zu sein.

Auch die Bemerkungen zur angeblichen Unstimmigkeit im Ausführungs- beispiel des Streitpatents können nicht überzeugen. Sie gehen davon aus, dass das Beispiel zwingend ein Rohrende zum Anschluss an ein identisches Rohr betrifft; dafür gibt es aber im Ausführungsbeispiel keinen Hinweis. Das Ausführungsbeispiel zeigt nur das generelle Funktionsprin- zip und kann durchaus auch dafür vorgesehen sein, das Rohrende für ei- nen Anschluss an ein Rohr mit einem anderen, im vorliegenden Fall et- was kleineren Durchmesser vorzubereiten.

13. Die Beklagte macht geltend, dass die verschiedenen Änderungen und Präzisierungen im Rahmen des Prüfungsverfahrens unzulässige Erweite- rungen darstellten. Die konkreten, im Rahmen des Prüfungsverfahrens

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vorgenommenen Änderungen seien dabei die Folgenden (Änderungen der erteilten Fassung gegenüber der ursprünglich eingereichten Fassung des Anspruchs 1 hervorgehoben, Bezeichnung der einzelnen Merkmale: EFO = erteilte Fassung Oberbegriff; EFK = erteilte Fassung Kennzei- chen):

EFO1 Verfahren zum Herstellen von Formteilen aus im warmen Zustand formbaren Kunststoffen, insbesondere Polyolefinen, wie Polyethylen und Polypropylen,

EFO2 bei dem das Kunststoffmaterial auf bzw. über seine eine bleibende Verformung zulassende Verformungstemperatur erwärmt,

EFO3 in diesem Zustand zu dem Formteil geformt

EFO4 und anschliessend unter die Warmverformungstemperatur diese Ver- formungstemperatur abgekühlt wird,

dadurch gekennzeichnet,

EFK1 dass die Formteile im warmen Zustand wenigstens auf die Verfor- mungstemperatur erwärmten Zustand zu ein geringes Übermass ge- genüber den gewünschten Endmassen aufweisenden Zwischenpro- dukten geformt und

EFK2 erst nach der Abkühlung unter die Verformungstemperatur in einem materialverdichtenden Pressvorgang auf die gewünschten Endab- messungen gebracht werden.

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Sämtliche dieser Ände- rungen im Prüfungsverfahren sind rein klarstellende Änderungen, die kei- ne Änderungen an der technischen Lehre nach sich ziehen und nicht über den ursprünglich eingereichten Inhalt, wie er vom Fachmann ver- standen wird, hinausgehen.

Im Lichte der Beschreibung versteht der Fachmann unter der Verfor- mungstemperatur zweifelsfrei eine Temperatur, bei welcher der verwen- dete Kunststoff zwar noch nicht notwendigerweise fliesst, aber doch so- weit aufgeweicht ist, dass er ohne elastische Rückkehr in den Ursprungs- zustand in eine gewünschte andere Form gebracht werden kann. Genau dies bedeutet die im Rahmen von EFO2 eingeführte präzisierende For- mulierung.

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Um eine konsistente Terminologie innerhalb des Anspruchs zu haben, musste im Rahmen des Klarheitserfordernisses auch EFO4 entsprechend angepasst werden.

Der im Rahmen des Merkmals EFK1 genannte "erwärmte Zustand" kann vom Fachmann in diesem Gebiet zweifelsfrei nur so verstanden werden, dass dies der wenigstens auf die Verformungstemperatur erwärmte Zu- stand sein muss, andernfalls macht das ganze Verfahren für den Fach- mann gar keinen Sinn. Die im Merkmal EFK1 vorgenommenen Änderun- gen sind also ebenfalls nichts anderes als eine Präzisierung des ohnehin schon vorhandenen fachmännischen Verständnisses des ursprünglichen Anspruchs.

Dass gemäss Merkmal EFK2 der Pressvorgang erst nach dem Abkühlen unter die Verformungstemperatur durchgeführt werden soll, ist für den Fachmann auch zweifelsfrei klar, denn würde man oberhalb dieser Tem- peratur bleiben, würde es sich nicht um einen materialverdichtenden, sondern um einen weitestgehend materialverformenden Prozess han- deln, und eine Differenzierung von zwei verschiedenen Effekten gemäss Spalte 4, Zeilen 8-22 würde dann nicht glaubhaft auftreten, weil es sich bei den Schritten EFK1 und EFK2 ja dann um zwei im wesentlichen glei- che Prozesse handeln würde.

Entsprechend wurde durch die im Rahmen des Prüfungsverfahrens vor- genommenen Änderungen dem Gegenstand der Anmeldung, wie ur- sprünglich eingereicht, nichts hinzugefügt.

Damit erweisen sich die Einwendungen der Beklagten als unbegründet. Die Voraussetzungen zur Vornahme der beantragten Massnahme sind gegeben.

14. Die von der Beklagten geltend gemachten Geschäftsgeheimnisse im Pro- tokoll wurden vom Gericht überprüft und scheinen sämtlich gerechtfertigt zu sein. Folgende Erläuterungen seien zu den einzelnen Aspekten ange- führt:

Nr. 1: Die Schalentemperatur ist ein Produktionsgeheimnis und für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant.

Nr. 2: Die Gesuchsbegründung bezieht sich auf einen C.- Muffenautomaten. Dass die Beklagte andere Muffenautomaten betreibt,

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liegt ausserhalb der Tragweite des Gesuchs. Diese Information ist des- halb zu schwärzen.

Nr. 3: Das Blatt “5. Messdurchgang“ bezieht sich auf ein Rohr mit Nenn- weite 160 + 6,2 mm. Auf diesem Blatt hat ein Hinweis auf ein Parameter- blatt betr. Rohre mit anderer Nennweite nichts zu suchen. Zudem ist der Hinweis nur teilweise richtig, weil für das Rohr mit anderer Nennweite an- dere Parametersätze gelten (vgl. S. 45 der Beilage zum Protokoll).

Nr. 4 und 5: Geschwärzt werden Messresultate, die bereits anlässlich der Beschreibung durchgestrichen worden sind, weil sie fehlerhaft waren. Es ist missverständlich, wenn falsche Messresultate erkennbar bleiben.

Nr. 6: Es trifft nicht zu, dass anlässlich der Beschreibung Rohrtemperatu- ren nach der Heizstation im angegebenen Bereich gemessen worden sind. Die Temperaturen wurden zwei Mal gemessen, einmal mit 123°C (vgl. Foto auf S. 39 der Beilage zum Protokoll) und einmal mit 121°C (vgl. Foto auf S. 41 der Beilage zum Protokoll). Der weitergehende Hinweis trifft nicht zu und ist deshalb zu schwärzen.

Nr. 7: Geschwärzt ist die Heizstation. Diese ist nicht ein C.-Originalteil. Der Kläger könnte von der Fotografie Rückschlüsse ziehen, die mit dem Gesuch nicht in Zusammenhang stehen. Wie die Heizstation aussieht, ist für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant.

Nr. 8: Geschwärzt ist der Spreizdorn. Dieser ist nicht ein C.-Originalteil und damit ein Geschäftsgeheimnis der Beklagten. Für die Beurteilung der Patentverletzung ist sie irrelevant.

Nr. 9: Geschwärzt ist wiederum der Spreizdorn. Zur Begründung siehe oben, Nr. 8.

Nr. 10: Diese Fotografien zeigen diverse Verfahrensparameter, mit denen das Verfahren der Beklagten nachgestellt werden kann, die aber für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant sind. An der Offenlegung die- ser geschwärzten Geschäftsgeheimnisse besteht kein berechtigtes Inte- resse.

Nr. 11-14: Geschwärzt ist wiederum der Spreizdorn. Zur Begründung sie- he oben, Nr. 8.

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Nr. 15: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Ge- schäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant, weil sie sich auf das Extrudieren be- ziehen, nicht das Rohr betreffende Temperatureinstellungen wiedergeben etc. Relevant sind nur die nicht abgedeckten Zeilen, aus denen die Rohr- daten ersichtlich sind (Zeilen oberhalb der Schwärzung), und aus denen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird, und wann die entspre- chenden Parameter definiert worden sind (Zeilen unterhalb der Schwär- zung).

Nr. 16: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Ge- schäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant. Relevant sind nur die nicht abge- deckten Zeilen, aus denen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird, und wann die entsprechenden Parameter definiert worden sind.

Nr. 17: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Ge- schäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant, weil sie sich auf das Extrudieren be- ziehen, nicht das Rohr betreffende Temperatureinstellungen wiedergeben etc. Relevant sind nur die nicht abgedeckten Zeilen, aus denen die Rohr- daten ersichtlich sind (Zeilen oberhalb der Schwärzung) und aus denen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird und wann die entspre- chenden Parameter definiert worden sind (Zeilen unterhalb der Schwär- zung).

Nr. 18 und 19: Diese Fotografie zeigt diverse Verfahrensparameter (Pro- zess-Know-how), die für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant sind. An der Offenlegung dieser geschwärzten Geschäftsgeheimnisse be- steht kein berechtigtes Interesse.

Nr. 19a und 20: Geschwärzt ist die Heizstation. Diese ist nicht ein C.- Originalteil. Es handelt sich um Geschäftsgeheimnisse der Beklagten. Wie die Heizstation aussieht, ist für die Beurteilung der Patentverletzung irrelevant.

Nr. 21: Die geschwärzten Daten auf dem Parameterblatt stellen Ge- schäftsgeheimnisse (Prozess-Know-how) dar. Sie sind für die Beurteilung der Patentverletzung nicht relevant, weil sie sich auf das Extrudieren be- ziehen, nicht das Rohr betreffende Temperatureinstellungen wiedergeben etc.. Relevant sind nur die nicht abgedeckten Zeilen, aus denen die

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Rohrdaten ersichtlich sind (Zeilen oberhalb der Schwärzung) und aus de- nen hervorgeht, ob und wie lange nachgepresst wird und wann die ent- sprechenden Parameter definiert worden sind (Zeilen unterhalb der Schwärzung).

Nr. 22-25: wie Nr. 21.

Nr. 26: Das Parameterblatt enthält die oben genannten Geschäftsge- heimnisse. Weil dieses Blatt gegenüber den vorstehenden Fotografien nichts Neues bringt (das Parameterblatt ist mit dem bereits auf S. 43 der Beilage zum Protokoll gezeigten Blatt identisch), ist der Einfachheit halber das ganze Blatt geschwärzt.

Nr. 27: wie Nr. 19a.

Nr. 28 und 29: Die Fotografie bezieht sich auf die Muffenautomaten, die nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden und die Details enthalten, die Geschäftsgeheimnisse darstellen.

Nr. 30 und 31: Im Hintergrund sind diverse von der Beklagten betriebene Maschinen erkennbar, die nicht Gegenstand des vorliegenden Verfahrens bilden. Dies sind Geschäftsgeheimnisse der Beklagten.

Die geschwärzte Fassung in der von der Beklagten vorgeschlagenen Form kann damit, sobald und in dem Umfang als der vorliegende Ent- scheid rechtskräftig wird, so an den Kläger weitergereicht werden. Da auf der Version der Beklagten gewisse Darstellungen infolge der mehrfachen Scan-Vorgänge und Bearbeitungsvorgänge nicht mehr sicher erkennbar waren, ist zudem eine vom Gericht angefertigte geschwärzte Fassung auf Basis der Originaldaten beizufügen.

15. Um der Beklagten die Möglichkeit einer Beschwerde zu geben, und diese nicht durch eine unmittelbare Übergabe des geschwärzten Protokolls und der durch das Gericht lesbar gemachten Version an den Kläger zu präju- dizieren, werden das geschwärzte Protokoll und die durch das Gericht lesbar gemachte Version dem Kläger erst nach Rechtskraft dieses Ent- scheides zugestellt werden.

16. Die Massnahme erfolgt im Interesse des Klägers. Er wird deshalb kosten- und entschädigungspflichtig. Die Gerichtskosten sind festzulegen auf

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CHF 10'000.00. Als Parteientschädigung sind der Beklagten neben einer Entschädigung für die rechtsanwaltliche Vertretung von CHF 8'000.00 die unbestrittenen gebliebenen patentanwaltlichen Aufwendungen von CHF 13'759.20 und die unbestritten gebliebenen internen Aufwendungen von CHF 9'105.50 zuzusprechen. Es steht dem Kläger frei, diese Beträge in einem allfälligen ordentlichen Verfahren geltend zu machen.

Das Bundespatentgericht erkennt,

1. In Erledigung des klägerischen Begehrens wird dem Kläger das gemäss den Erwägungen geschwärzte Protokoll vom 11. September 2013 zuge- stellt. Die Vornahme der Zustellung erfolgt nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils.

2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 10'000.00.

3. Die Kosten werden dem Kläger auferlegt.

4. Der Kläger hat der Beklagten für die rechtsanwaltliche Vertretung CHF 8'000.00, für die patentanwaltlichen Aufwendungen CHF 13'759.20 und für die internen Aufwendungen CHF 9'105.50 zu bezahlen.

Dieses Urteil geht an:

– Rechtsanwalt Dr. Christian Hilti (mit Gerichtsurkunde) – Rechtsanwalt Dr. Andri Hess (mit Gerichtsurkunde) – das Institut für Geistiges Eigentum (nach Eintritt der Rechtskraft, mit Gerichtsurkunde)

Seite 16 S2013_008

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweis- mittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, bei- zulegen (vgl. Art. 42 BGG).

Der Fristenstillstand nach Art. 145 Abs. 1 ZPO gilt nicht.

St. Gallen, 30. Oktober 2013

Im Namen des Bundespatentgerichts

Präsident Gerichtsschreiber

Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Jakob Zellweger

Versand: 30.10.2013

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