# S2013.007 — Precautionary Evidence in Patent Dispute **Geschäftsnummer:** S2013.007 **Citation:** PATG CH S2013.007 **Gericht / Behörde:** Bundespatentgericht **Entscheiddatum:** 2014-06-20 **Ausgang:** struck_off **Kostenauflage:** zulasten Beschwerdeführer/in **Canonical Legislator URL:** https://legislator.ch/de/case/ch/bpatger/S2013.007/precautionary-evidence-in-patent-dispute **Official Source URL:** https://www.bundespatentgericht.ch/fileadmin/entscheide/S2013_007_Urteil_140620.pdf **Entscheidsuche Mirror:** https://entscheidsuche.ch/docs/CH_BPatG/CH_PATG_001_S2013-007_2014-06-20.html ## Zusammenfassung (Sachverhalt & Erwägungen) A party requested precautionary evidence, specifically the original sketches of a document and a forensic examination to determine their creation date and potential alterations, in a dispute over an alleged misappropriated invention. The court ordered the production of the sketches and commissioned the forensic report. The court also prohibited the opposing party from withdrawing their patent or utility model applications. Upon receiving the forensic report, which addressed the requested questions, and noting that the opposing party did not contest the forensic examination, the court closed the evidentiary proceedings. It set a deadline for the requesting party to file a full lawsuit regarding the provisional measures, otherwise, those measures would lapse, and imposed the costs of the proceedings and the forensic report on the requesting party. ## Leitsatz / Regeste Art. 158 ZPO; Art. 263 ZPO; Art. 1 KR-PatGer; Art. 2 KR-PatGer — Art. 158 ZPO: This provision is cited as the legal basis for the applicant's request for precautionary evidence, specifically document production and expert assessment. Art. 263 ZPO: This provision is cited as the basis for setting a deadline for the plaintiff to file a lawsuit in ordinary proceedings concerning the precautionary measure. Art. 1 KR-PatGer: This provision is cited for determining the court fee. ## Rechtsfragen & angewandte Gesetzesbestimmungen ### 1. Art. 158 ZPO This provision is cited as the legal basis for the applicant's request for precautionary evidence, specifically document production and expert assessment. ### 2. Art. 263 ZPO This provision is cited as the basis for setting a deadline for the plaintiff to file a lawsuit in ordinary proceedings concerning the precautionary measure. ### 3. Art. 1 KR-PatGer This provision is cited for determining the court fee. ### 4. Art. 2 KR-PatGer This provision is cited for determining the court fee. ### 5. Art. 27 PatGG This provision is cited in conjunction with Art. 111 ZPO for offsetting the costs against the advance payment made by the plaintiff. ### 6. Art. 111 Abs. 1 ZPO This provision is cited in conjunction with Art. 27 PatGG for offsetting the costs against the advance payment made by the plaintiff. ### 7. Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO This provision is cited as the basis for not awarding compensation for trouble to the defendant as a party not represented by a lawyer. ## Volltext des Entscheids Bundespatentgericht Tribunal fédéral des brevets Tribunale federale dei brevetti Tribunal federal da patentas Federal Patent Court S2013_007 Urteil vom 20. Juni 2014 Besetzung Präsident Dr. iur. Dieter Brändle als Einzelrichter, Gerichtsschreiberin lic. iur. Susanne Anderhalden Verfahrensbeteiligte A AG, Werkstrasse 7, 5608 Stetten, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Hanspeter Geissmann, patentanwaltlich beraten durch Peter Steinegger, Klägerin gegen B AG, Beklagte Gegenstand Beweissicherung/Vorsorgliche Massnahmen S2013_007 Der Einzelrichter zieht in Erwägung: 1. Mit Eingabe vom 12. Juli 2013, hier eingegangen am 15. Juli 2013, stellte die Klägerin unter dem Titel "vorsorgliche Beweisführung gemäss Art 158 Abs. 1 lit. b ZPO" folgende Rechtsbegehren: "1. Die Gesuchsgegnerin sei anzuweisen, dem Gericht die in Beilage 10 in Ko- pie verurkundeten Skizzen im Original zu edieren. 2. Es sei ein gerichtliches Gutachten (forensische Urkundenuntersuchung) des handschriftlich verfassten Urkundeninhalts der in Ziff. 1 vorstehend erwähn- ten Originalurkunden zu erstellen, welches insbesondere Aufschluss über folgende Fragestellungen gibt: 2.1 Zu welchem Zeitpunkt bzw. in welchem Zeitraum wurden folgende Urkun- deninhalte bzw. Urkundenteile erstellt: - Seite 2, Skizze unteres Blattdrittel (in der Kopie gelb markiert) - Seite 1, erste Zeile, Titel und Datierung (in der Kopie grün markiert) - Seite 2, erste Zeile, Titel und Datierung inkl. Wellenlinie (in der Kopie blau markiert) - Aufdruck Logo B in der Fusszeile - Urkundenpapier - Übriger Urkundeninhalt, sofern für die Datierung der vorgenannten Inhalte erforderlich. 2.2 Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass die Skizze auf Seite 2, unteres Blattdrittel (in der Kopie gelb markiert) nach dem 27.05.2010 erstellt wurde? 2.3 Gibt es Anhaltspunkte für unterschiedliche Erstellungszeitpunkte oder unter- schiedliche Urheber der unter Ziffer 2.1. aufgeführten Urkundeninhalte (ins- besondere unterschiedliche Erstellungszeitpunkte der Skizze auf Seite 2 im unteren Drittel [in der Kopie gelb markiert] und dem restlichen Urkundenin- halt). 3. Es sei der Gesuchsgegnerin zu verbieten, die schweizerische Patentanmel- dung Nr. 111 (Veröffentlichungsnr. CH 222) und das deutsche Gebrauchs- muster Nr. DE 333 zurückzuziehen oder auf andere Art und Weise fallen zu lassen. 4. Der Antrag Ziff. 3 vorstehend sei superprovisorisch sofort zu verfügen. 5. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inklusive der Kosten des mitwir- kenden Patentanwalts)." 2.1 Nachdem die Klägerin in ihrem Gesuch entgegen Art. 221 Abs. 1 lit. c in Verbindung mit Art. 219 ZPO keinen Streitwert genannt hatte, wurde ihr mit Schreiben vom 16. Juli 2013 mitgeteilt, das Verfahren werde weiter- Seite 2 S2013_007 behandelt, sobald diese Angabe vorliege. Darauf bezifferte die Klägerin den Streitwert mit CHF 100'000.–. 2.2 Mit Verfügung vom 16. Juli 2013 wurde der Antrag auf Erlass einer superprovisorischen Massnahme abgewiesen und der Klägerin wurde Frist zur Leistung des Kostenvorschusses angesetzt. Nach Eingang des Kostenvorschusses durch die Klägerin wurde der Beklagten Frist zur Massnahmeantwort angesetzt, welche mit Eingabe vom 9. August 2013 erfolgte mit den folgenden Anträgen: "1. Zurückweisung des Verbotsantrags zu 3. der Klägerin. Gleichwohl besteht seitens der Anmelderin der schweizerischen Patentanmeldung Nr. 111 und der darauf basierenden DE 333 gegenwärtig keine Veranlassung, diese zu- rückzuziehen oder anderweitig fallen zu lassen. 2. Die Kosten und Entschädigungsfolgen des Verfahrens sind der Klägerin aufzuerlegen, eingeschlossen die Kosten eines mitwirkenden Patentan- walts. Da der Antrag der Klägerin auf Anordnung einer Massnahme ohne vorherige An- hörung der Beklagten bereits mit der Verfügung vom 16. Juli 2013 abgewiesen wurde, erübrigt sich ein Gegenantrag hierzu." 2. Die Klägerin verlangt im Sinne einer vorsorgliche Beweisführung nach Art. 158 ZPO eine Urkundenedition und eine gutachterliche Beurtei- lung dieser Urkunde (Rechtsbegehren Ziff. 1 und 2). Sodann verlangt sie, dass der Beklagten verboten werde, ihre Patent- bzw. Gebrauchsmuster- anmeldung zurückzuziehen oder auf andere Art und Weise fallen zu las- sen (Rechtsbegehren Ziff. 3 und 4). Zur Begründung ihrer Anträge macht die Klägerin geltend, die Beklagte habe eine Erfindung, welche der Klägerin als Erfindung eines ihrer Mitar- beiter zustehe, als eigene Erfindung angemeldet, nachdem ihr die Kläge- rin diese Weiterentwicklung vorgestellt hatte. Die Klägerin vermutet, dass eine Skizzen enthaltende Urkunde, auf die sich die Beklagte zum Beweis des Zeitpunktes, in welchem sie die Entwicklung ihrerseits bereits ge- macht haben will, stützt, nachträglich ergänzt wurde. 3.1 Da die Beklagte keine Einwendungen gegen ein gerichtliches Gut- achten erhob (Rechtsbegehren Ziff. 1 und Ziff. 2) und die gemäss Rechtsbegehren Ziff. 1 verlangten Skizzen mit der Massnahmeantwort einreichte, wurde der Klägerin am 14. August 2013 Frist angesetzt, um für dessen Einholung einen Beweiskostenvorschuss in der Höhe von Seite 3 S2013_007 CHF 5'000.– zu leisten. In der Folge wurde am 2. September 2013 ein gerichtliches Gutachten gemäss klägerischem Rechtsbegehren Ziff. 2 an- geordnet. 3.2 Mit Verfügung vom 7. Februar 2014 wurde sodann das klägerische Rechtsbegehren Ziff. 3 gutgeheissen und es wurde der Beklagten verbo- ten, die schweizerische Patentanmeldung Nr. 111 und das deutsche Gebrauchsmuster Nr. DE 333 zurückzuziehen oder auf andere Art und Weise fallen zu lassen. 3.3 Am 4. April 2014 ging das Gutachten des Forensischen Instituts Zü- rich vom 31. März 2014 ein und wurde den Parteien zur Kenntnisnahme zugestellt sowie um allenfalls eine Erläuterung des Gutachtens oder Er- gänzungsfragen zu beantragen. Mit Eingabe vom 22. Mai 2014 beantrag- te die Klägerin eine Ergänzungsfrage, verzichtete in der Folge jedoch darauf. 4. Damit ist das vorliegende Verfahren als erledigt abzuschreiben, so- weit es die Beweisführung betrifft. Bezüglich der mit Verfügung vom 7. Februar 2014 angeordneten vorsorglichen Massnahme ist der Klägerin Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen Verfahren anzusetzen (Art. 263 ZPO). 5. Die Gerichtsgebühr ist auf CHF 5'000.– festzusetzen (Art. 1 und 2 KR-PatGer). Die Kosten, inkl. der Kosten für das Gutachten in der Höhe von CHF 4'980.–, sind der Klägerin aufzuerlegen (BGE 4D_54/2013, BGE vom 6. Januar 2014; Fellmann, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenber- ger, ZPO Komm., N 37 zu Art. 158 ZPO) und mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen (Art. 27 PatGG i.V.m. Art. 111 Abs. 1 ZPO). Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses ist der Klä- gerin zurückzuerstatten. Eine angemessene Umtriebsentschädigung für eine nicht anwaltlich ver- tretene Partei ist nur in begründeten Fällen zuzusprechen (Art. 95 Abs. 3 lit. c ZPO). Ein begründeter Fall stellt in erster Linie der Verdienstausfall einer selbständig erwerbenden Person dar, die den Prozess selber führt (Suter/von Holzen, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., N 40 zu Art. 158 ZPO). Ferner ist ausnahmsweise einer nicht anwaltlich vertretenen Partei gegebenenfalls eine Entschädigung zuzu- sprechen, wenn es sich um eine komplizierte Sache mit hohem Streitwert handelt, wenn der getätigte Aufwand erheblich ist und zwischen dem be- Seite 4 S2013_007 triebenen Aufwand und dem Ergebnis der Interessenwahrung ein ver- nünftiges Verhältnis besteht (Urwyler, DIKE-Komm-ZPO, N 26 zu Art. 95 ZPO). Da vorliegend weder der eine, noch der andere Fall gegeben ist, ist der Beklagten keine Umtriebsentschädigung zuzusprechen. Der Einzelrichter erkennt: 1. Mit Erstellung des Gutachtens vom 31. März 2014 wird das Verfah- ren als diesbezüglich erledigt abgeschrieben. 2. Bezüglich der mit Verfügung vom 7. Februar 2014 angeordneten vor- sorglichen Massnahme läuft der Klägerin eine Frist zur Erhebung der Klage im ordentlichen Verfahren bis 24. Juli 2014, widrigenfalls die Massnahme dahinfällt. Diese Frist steht während der Gerichtsferien nicht still. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf CHF 5'000.–. Die weiteren Kosten betragen: CHF 4'980.–; Gutachten des Forensischen Instituts Zürich. 4. Die Kosten werden der Klägerin auferlegt und mit dem von ihr geleis- teten Kostenvorschuss verrechnet. Der nicht beanspruchte Anteil des Kostenvorschusses wird der Klägerin zurückerstattet. 5. Der Beklagten wird keine Umtriebsentschädigung zugesprochen. 6. Schriftliche Mitteilung an die Parteien, je gegen Empfangsbescheini- gung. Rechtsmittelbelehrung: Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun- desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt wer- den (Art. 72 ff., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache ab- zufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Be- weismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG). Seite 5 S2013_007 St. Gallen, 20. Juni 2014 Im Namen des Bundespatentgerichts Einzelrichter Gerichtsschreiberin Dr. iur. Dieter Brändle lic. iur. Susanne Anderhalden Versand: 23.06.2014 Seite 6